Il Tribunale di Milano è tornato recentemente (http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/20180125_RG76328-2014-1.pdf), a pronunciarsi sui marchi e sulle forme dei biscotti Barilla. La decisione si inserisce in una serie di precedenti pronunce, emesse in sede cautelare e di reclamo, tutte favorevoli a Barilla.

Nel 2014, Barilla aveva citato in giudizio l’azienda tessile I. F. che produce e commercializza cuscini decorativi riproducenti le forme di alcuni dei biscotti  Barilla più famosi, contrassegnandoli con i medesimi marchi degli originali e utilizzando quegli stessi marchi anche nella comunicazione promozionale. Dopo essere stata diffidata, la convenuta aveva modificato i nomi dei propri cuscini aggiungendovi il suffisso -oso (ad es.: da “Pan di Stelle” a “Pandistelloso”), ma proseguendo per il resto nell’attività contestata.

Il Tribunale di Milano ha riconosciuto che la produzione e la distribuzione di cuscini riproducenti le forme dei biscotti Barilla, commercializzati con nomi che richiamano palesemente i marchi di Barilla (“Pandistelloso”, “Abbraccioso”, “Rigoloso”, “Goggiolosa”, “Ringoloso”) costituisce contraffazione dei marchi denominativi e figurativi di Barilla, nonché atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 e 3 c.c. ai danni della stessa.

Il Tribunale ha riconosciuto la notorietà dei marchi Barilla valutando, secondo i criteri dettati dalla consolidata giurisprudenza, la quota di mercato detenuta dai marchi, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso.

L’appartenenza dei prodotti della convenuta a una classe merceologica diversa rispetto a quella dei biscotti, non è stata valutata positivamente dal Tribunale, proprio sulla base della notorietà del marchio.

Il Tribunale è anche intervenuto in merito all’uso da parte della convenuta dei segni denominativi Barilla come  parole chiave del motore di ricerca, come nome a dominio, nonché come parole chiave di indicizzazione dei contenuti presenti sulle piattaforme social. In particolare il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, ha ricordato “il titolare del marchio può opporsi all’uso quale parola chiave di un segno identico al suo marchio qualora l’uso stesso possa compromettere una delle funzioni del marchio. Ciò si verifica, in particolare, quando l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto, “oppure di una delle altre funzioni di quest’ultimo, quali quelle consistenti nel garantire la qualità di detto prodotto o servizio, oppure di comunicazione, investimento o pubblicità”.

E’ stato quindi così osservato: “Ora, nel caso concreto, l’uso dei marchi attorei come parola chiave non è finalizzata ad offrire al navigatore internet la possibilità di valutare alternative commerciale ai prodotti Barilla -che di per sé non andrebbe riguardata con sfavore, dovendo al contrario farsi prevalere considerazioni pro-concorrenziali- bensì solo a sfruttare parassitariamente la rinomanza del marchio per accreditare i propri prodotti, che riproducono pedissequamente le forme dei biscotti Barilla, suggerendo altresì l’esistenza di una qualche relazione commerciale (licenza) con la legittima titolare”.

La sentenza ha inibito la produzione, la commercializzazione e la pubblicizzazione dei cuscini-biscotto riproducenti le forme dei biscotti Mulino Bianco e recanti i marchi della Barilla, ordinando al contraffattore il definitivo ritiro dal commercio. La società produttrice dei cuscini è stata altresì condannata a corrispondere a Barilla un risarcimento del danno pari a 150.000 Euro, oltre che a rifondere le spese legali relative al giudizio di merito e ai procedimenti cautelari.

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